當公法遇上私法 Ⅲ：法律科技創新之智慧財產權

道別序──司法院謝銘洋大法官／謝銘洋
歡迎序──勤業眾信集團賴冠仲總裁／賴冠仲
回首司法25年──退休？一個改變的起點／熊誦梅

．科技法庭，勢在必行／1

．十年一覺板橋夢──談台灣智慧財產法院之成與敗及商業法院之未來／5
壹、成立智慧財產及商業訴訟廳／7
貳、成立智慧財產及商業高等法院，並建立金字塔之智慧財產及商業訴訟制度／7
參、智慧財產及商業法院法官遴選委員會之多元組成／7

．迎接智商高法院的來臨──再論台灣智慧財產商業法院的明天／9

．從智慧財產證據保全之實務運作談舉證責任分配之新思維／13
壹、從專利侵權除罪化談起／13
貳、智慧財產證據保全之實務運作／16
參、舉證責任分配之新思維／26

．發明單一性與申請專利範圍之解釋／陳忠智、熊誦梅／29
壹、前 言／29
貳、事實概要／34
參、判決理由／40
肆、判決評釋／46
伍、結 論／53

．專利侵權損害賠償決策因子之研究──以台灣智慧財產法院之實證判決為基礎／桂祥豪、熊誦梅、蘇瓜藤／55
壹、前 言／55
貳、研究設計／56
參、敘述性統計結果／75
肆、實證結果與分析／88
伍、結論與建議／100

．從馬賽克理論（Mosaic Theory）談通訊使用者資料之法官保留──評智慧財產法院106年度刑智上易字第65號刑事判決／熊誦梅、溫祖德／107
壹、前言──問題之提出／107
貳、本案事實、判決理由及法律爭點／110
參、美國關於調取通訊使用者資料之聯邦法院見解及相關法規／114
肆、結 論／128

．著作權法刑不刑？──漫談智慧財產法院之釋憲聲請案／熊誦梅、范立達／131
壹、前 言／131
貳、釋憲聲請案緣由／134
參、釋憲聲請案之標的／136
肆、釋憲聲請案之理由／138
伍、釋憲聲請之可能結果／142

．台灣醫藥品專利權延長關於試驗期間之探討／熊誦梅、黃榮淵／149
壹、前 言／149
貳、台灣醫藥品專利權延長與期間有關之規定／150
參、台灣醫藥品專利權延長與試驗期間有關之判決／152
肆、國際間關於醫藥品專利權延長與試驗期間有關之規定／160
伍、結論與建議／165

．後 記
國際女法官協會與國際法官協會簡介／169
女法官協會成立20周年感言／179
從心出發、重新開始──記國際法官協會摩洛哥年會／181

．附 錄
一：智慧財產案件審理法規座談會第2場會議紀錄／183
二：建立金字塔的智慧財產訴訟制度──兼論商事法院的成立／197

道別序

司法院謝銘洋大法官

　　我進入台大任教時，誦梅已經準備自研究所畢業了，當時沒有機會認識她。誦梅畢業後，進入司法界服務，她歷經了刑事庭、少年庭、民事執行處、簡易庭及民事庭、智慧財產專股以及調辦事等的法官職務，由於表現優異，曾經司法院選送出國，赴美國柏克萊加州大學法學院取得碩士學位，並師承美國知名的智慧財產法大師Robert P. Merges教授取得博士學位，是國內極少數具有JSD學位的法官。

　　2009年誦梅轉任智慧財產法院法官，由於領域相同，我和她有許多接觸的機會，因而對她有更多的認識。誦梅在智慧財產法院承辦了許多重要的智慧財產案件，她的判決不僅表現出她對於這個專業領域的嫻熟程度，也彰顯出她的深厚學識基礎。我不僅在授課時經常引用她的判決作為教材，她的文章，特別是她一直致力探究的智慧財產訴訟對審制度，更是我在學術界推動智慧財產訴訟制度改革的重要參考依據。此外，我也經常邀請她參加國際研討會，或至課堂演講，並一起擔任法官學院的共同講座。從她的演講或授課，我也獲得很多的靈感和啟發。誦梅可以說是智慧財產領域表現極為傑出、令人敬佩的優秀法官！

　　知道誦梅要退休，雖然有點驚訝，但正如我從學術界轉換到司法院一樣，換個跑道才能看到更多不同的世界。我相信以她的專業能力與人格特質，一定可以在法律、科技等創新服務領域，為台灣開創更大的視野及願景！祝福她事業成功、鵬程萬里！
歡迎序

勤業眾信集團賴冠仲總裁

　　熊法官從事司法審判實務二十餘年，對於智慧財產權領域之投入與成果早已有目共睹。熊法官奠基於深厚的法學理論養成，於審判實務上融會貫通，對於問題的剖析總是鞭辟入裡，見解獨到，長久以來累積了豐富的研究成果，這些智慧結晶儼然也已成為智慧財產法學及實務進階發展之重要參考。

　　近年來，全球科技爆炸性地發展，AI的盛行及5G的帶動改變了法律的原有樣貌，科技的應用及創新普及於生活的各個領域，包括對法律的影響。在此每家公司都是或應是科技公司的趨勢下，跨領域的學習與溝通、合作與創造顯得更為重要。熊法官深知智慧財產權猶如科技創新的核心，是建構企業競爭力的關鍵，因此本書以「法律科技創新之智慧財產權」為名，非常值得肯定。此外，本書有多篇與不同領域專業人士合作的文章，正可看出熊法官基於長年在智慧財產法院的審判經驗，所具有之跨領域學習與溝通、合作與創造的能力。

　　熊法官雖然要自司法審判崗位退休，但相信未來她在跨領域專業的協助下，一定能對法律科技服務有所創新，且對司法有所回饋。謹以此序歡迎及祝福熊法官邁向人生嶄新的一頁。
 
回首司法25年
退休？一個改變的起點

　　我是在民國82年（1993年）6月22日進入司法官訓練所32期受訓的，當年6月底，我也剛完成台灣大學法律學研究所的碩士論文，謝辭的標題就是「我的25年」。從出生到研究所畢業，25年中有7年是在台大校園渡過的，因此以碩士論文作為我25歲的紀念。結訓後於83年12月21日分發至台灣台北地方法院（以下簡稱台北地院）服務迄今也剛好滿25年，幾經思量，終於決定於今（108）年12月23日退休，並將司法生涯中最後幾年所寫的文章集結成「當公法遇上私法」系列叢書第三冊，名為「法律科技創新之智慧財產權」。

　　回首司法25年，是我人生中最精彩的一段時光。我從一個甫自學校畢業的年輕法官，分發至首善之都的台北地院，然後結婚、生子，再調辦事到司法院行政訴訟及懲戒廳擔任研究法官，隨後攜家帶眷包括三名幼子赴美讀書取得法學碩士、博士學位，再至智慧財產法院服務逾10年，期間在各大學教授智慧財產權法、在司法院法官學院、法務部司法官學院及各行政機關擔任智慧財產權法講座、參加國內外研討會、撰寫文章、擔任審稿委員，並指導研究所學生畢業論文，且於初任智慧財產法院法官時出版「當公法遇上私法Ⅰ──台灣智慧財產訴訟制度之今昔」，又於智慧財產法院成立滿10年時，出版第二冊「當公法遇上私法Ⅱ──雲端上之智慧財產權」，值此退休之際，再出版第三冊，為我的司法25年畫下一個句點。

　　83年2月14日，我被分派到台北地院檢察署（現改為台北地方檢察署），在所謂的「司法新廈」（相較於司法院及當時台灣高等法院民刑事庭全部在內的「司法大廈」而言）即台北地院大樓實習，從那時起就和台北地院結緣了。我見證了司法院廣設簡易庭的時代，在台北地院簡易庭實習時，法庭在萬華區的一棟住商混合大樓；在新店簡易庭辦公時，法庭在新店工業區的一棟工業住宅；瑞芳簡易庭大樓完成時，因地處風景優美的北海岸，法院還曾將之作為研習場所，直至87年7月1日劃歸臨近之台灣基隆地方法院管轄。我從83年12月分發到台北地院刑事第六庭康股，迄98年9月從民事第五庭星股離開台北地院，辦理過刑事、少年、簡易、執行（包括民事執行、財務執行）及民事等不同領域案件，歷經了胡致中、楊仁壽、劉瑞村、陳義雄、黃文圝、林錦芳、楊隆順7任院長（均已退休）。88年5月，台北地院新店辦公大樓落成啟用時，我懷著老三，是新店簡易庭唯一的法官；我也曾經負責將原本由法院辦理的財務執行業務於90年1月1日移撥給新成立的法務部行政執行署。我還記得台北地院有手寫判決送打字室的時代，到後來裁判書類全面電腦化；也經歷過審判文書處理系統由DOS版本轉化成WINDOW系統，一眼瞬間，我也就從年輕來到了中年。

　　我很懷念在台北地院工作的日子。初分發時，台北地院是所謂的艱困法院，我們32期共有16位法官分發到台北地院工作，14位包括我到刑事庭，2位到民事庭，但初生之犢不畏虎，當年的我從來不覺得在台北地院工作有多苦，每天上班都很愉快。因為辦公室環境狹窄，很多法官在一間大辦公室上班，有資深法官談古說今，傳承經驗，也有前後期同學相互取暖，說笑解悶，和行政人員的相處更是融洽，我在台北地院學習如何跟會及起會（辦公室小姐教我的），在台北地院學會騎機車及開車（法警常對我說騎車不要騎太快），我還在台北地院開始學著講台語（為了和簡易庭的當事人搏感情），在台北地院實習、結婚、生子、調辦事、出國唸書，再回台北地院服務，到現在只要一進入台北地院，還是可以一路打招呼到離開。回首司法25年，在台北地院就服務了15年，台北地院一直是我成長茁壯的堡壘，陪著我從候補法官到實任法官，點點滴滴全在心頭。

　　91年9月我調派至司法院行政訴訟及懲戒廳擔任研究法官，負責行政訴訟及公務員懲戒等相關業務。這段期間也學習去行政院、立法院開會，學習草擬法律條文，也深深體會司法行政之難為與複雜。當年最主要的司法改革就是將司法院及三終審法院合併一起金字塔化，強調法官無大小，現在回頭看，彷彿原地踏步，可見司法改革多麼困難。

　　我在台大法律系、法學研究所7年的學習期間裡，學校並沒有提供甚麼智慧財產權法的課程，反而是在台北地院審理案件時，開始對智慧財產權法產生興趣，91年底在調司法院辦事前，寫了一本「法官辦理專利侵權民事訴訟手冊」（這部分可以看我在當公法遇上私法第一冊的自序）。93年初司法院開始研擬是否成立智慧財產法院，我奉指示撰寫「設立智慧財產法院之評估研究」（關於我曾經撰寫過的設立智慧財產法院的相關文章，可見當公法遇上私法第一冊），恰巧我也於93年初通過司法院的選送出國進修，因此寫完評估研究報告後就赴美學習智慧財產權法，特別是專利法（這部分也可以看我在當公法遇上私法第一冊的自序）。拿到碩士學位，並修完博士課程學分後，因法定休假加進修期間屆至，我必須回台工作。95年2月回台後，剛好司法院於4月展開智慧財產法院法官培訓計畫，我就參加了史上最長且學習課程最廣的第一期為期4個月396個小時的培訓課程。96年底，我因自美返台後工作繁忙，再加上培訓，遲遲無法完成博士論文，因此又累積歷年休假並加上年假及進修假等，再次攜子赴美準備完成博士論文。剛剛赴美，即得知司法院已遴選智慧財產法院法官，並將於97年7月1日成立智慧財產法院。雖然心有所憾，但完成博士學位更為重要，終於在97年5月如願完成，且在家人及加州陽光的見證下參加畢業典禮。

　　取得博士學位後，馬上返回台北地院工作，智慧財產訴訟新制施行時，我剛好在民事庭智慧財產專股服務。98年9月改任至智慧財產法院法官迄今已逾10年，期間雖曾短期赴美進修2個月，但也從未停過分案，累積已審理上千件的智慧財產民、刑、行政訴訟，其中最為人津津樂道的當屬台積電公司與前研發主管的營業秘密訴訟（智慧財產法院102年度民營上字第3號）。天下雜誌還在104年1月為此案做了「獵殺叛將」的封面故事，提醒台灣產業應該注意營業秘密的保護，該報導並於105年獲得亞洲卓越新聞獎特寫獎的首獎。我一直深信，對於以智慧財產作為經濟發展根基的台灣而言，營業秘密的保護，不只是為守護企業的正當利益，更是在盡一份維持國家競爭力的社會責任。

　　我從個案的審理中學習很多，100年審理橙果設計公司的金魚案（智慧財產法院100年度刑智上訴字第39號），讓我體會很深。我常說這是一件侵害著作權的「經典事實」，但卻因著作權的刑事責任而成為一個「缺憾判決」。因為先提起刑事偵查，讓案件變得複雜，至今我仍然對告訴人及被告即2位年輕女孩感到不捨，著作權法關於刑事責任的規定已不符合當代刑法思潮，讓2人在法庭中來回數年，折煞了2人在設計工作的發展。在此科技發達時代，彈指之間，人人都可能成為侵害著作權的罪犯，且著作權法不應只是保護權利人，亦應保護著作物之使用與流通，以促進創新，故於私人間侵害著作權之刑事責任應加以檢討，以免阻礙創新（這部分可以看我在當公法遇上私法第二冊收錄的「尋找台灣的Sean Parker」及「我是犯罪集團的一份子」）。102年5月間我終於以一件也是2位年輕女歌手間之侵害著作權案件（智慧財產法院101年度刑智上訴字第88號），以合議庭之名向司法院大法官聲請解釋憲法，且於107年提出補充聲請解釋憲法理由書，並公開聲請解釋憲法理由書之全部內容。此舉終於引起各界重視，加上我所屬合議庭併案聲請的另外2件釋憲案（聲請解釋憲法理由書請見司法院法學資訊檢索網站），目前針對相同法條已有7件釋憲聲請案。

　　除了聲請解釋憲法外，在威而鋼的侵害專利權事件（智慧財產法院104年度民專上字第43號）及網路侵權的國際管轄權事件（107年度民著抗字第1號），我也曾經徵求法庭之友（amicus curaie）意見（見智慧財產法院網站審判業務法庭之友欄位）。另外，我在民、刑、行政訴訟都曾利用遠距視訊，最遠曾與離島的金門地方法院進行視訊；我也是迄今唯一適用過智慧財產法院臨時開庭辦法的法官，我曾經在台中地方法院、台南地方法院、台灣高等法院台中分院、台南分院、台中高等行政法院開庭。在法院成立之初，我希望透過此方式讓各界瞭解智慧財產訴訟新制的運作，我記得台中地院還因此在特定法庭擺設技術審查官的席位，之後我則視個案及當事人的意願，尤其是在當事人及所傳訊證人均在同一法院時，我也會詢問當事人是否願意利用所在地法庭設施開庭，當法院有誠意為民服務時，我相信當事人也是會有感覺的，例如有一件民事更一審侵害電腦程式著作權案件，歷時7、8年，我先在位於板橋的智慧財產法院行第一次準備程序，再去台南高分院開庭一次，傳訊所有當事人及證人後，再下一次就以遠距視訊和解了。

　　此外，我更關心智慧財產訴訟制度及未來即將合併為智慧財產及商業法院之商業訴訟制度的發展。98年11月30日由司法院行政訴訟及懲戒廳主辦之智慧財產案件審理法規座談會，我即提到智慧財產民事訴訟一、二審集中之問題（會議紀錄見附錄一），101年12月我更是在月旦民商法雜誌第38期發表「分久必合，合久必分──台灣智慧財產訴訟新制之檢討與展望」（見當公法遇上私法第二冊），建議智慧財產法院仍然維持民、刑、行政訴訟合一，但民事一審應集中分散於數地方法院（合久必分），而民、刑、行政訴訟最高審應歸由最高法院審理（分久必合）。106年5月司法院許宗力院長新任訪視智慧財產法院業務座談會時，我提出一份「建立金字塔的智慧財產訴訟制度　──兼論商事法院的成立」的報告，希望藉由司法改革國是會議提出籌設商事法院之契機，且因智慧財產及商業訴訟有共同之特徵及趨勢，或可將智慧財產及商事法院合併在一起，且重新規劃智慧財產訴訟制度（投影報告見附錄二）。隨著商事法院確定與智慧財產法院合併，我在107年8月寫了一篇「十年一覺板橋夢──談台灣智慧財產法院之成與敗及商業法院之未來」；108年9月又寫了一篇「迎接智商高法院的來臨」（2篇均收錄在本書），一再重申智慧財產及商業訴訟對台灣經濟發展的重要性，建立金字塔的智慧財產及商業訴訟對台灣司法的重要性，為達此目標，司法院應設智慧財產及商業訴訟廳。過去的司法審判實務，強調以訴訟程序分流以達專業分工，即分成民事庭、刑事庭、行政訴訟庭等，但當今司法功能及角色儼然轉變，為因應國際間的司法競爭，對於智慧財產及商業訴訟應以實體法領域作為法院的審理範圍，民、刑，甚至行政訴訟合一絕對是大勢所趨，而且在強調實定法的大陸法系國家，也唯有如此，審判才能更有效率。在智慧財產及商業訴訟領域，沒有絕對的黑白，市場上總有合理且可以容許的灰色空間存在，重視審判效率會比追求絕對正確來得更加實際。

　　在智慧財產法院服務的這10年間，非常感謝歷任技術審查官的協助。我常講在智慧財產法院工作最快樂的事莫過於是有了技術審查官的設置，無論是案件上或是日常生活的理工常識，都可以與技術審查官切磋琢磨。另外，也要感謝當事人、訴訟代理人、專利師及專利代理人，在法庭上，我就像學生，聆聽兩造對技術事實所為的教學（這部分可以看我在當公法遇上私法第一冊收錄的「法庭上的專利技術爭議」），10年下來學習很多、收穫甚豐。我常說在此工作是「談笑有鴻儒，往來無白丁」，我非常享受開庭的過程，也非常享受與當事人及訴訟代理人的協商溝通。夜深人靜，獨自寫判決時，也常常是想著與庭上的當事人或訴訟代理人對話，並期待學者或業界能自判決中的隻字片語讀出字裡行間說得出或說不出的真意。

　　智慧財產法院的審判工作，讓我學習如何與跨領域的專業人士相互瞭解及溝通，也深深體會與跨領域專業合作與交流的重要。謝謝曾經及現在一起共事的法官同事們，無論是在案件或行政事務的討論、折衝或妥協，都成為我在待人處事及專業領域精進的基石。更要謝謝這25年間曾經在台北地院、司法院及智慧財產法院共事的行政人員們，他們不但在日常工作中協助我，更在尋常生活中給我鼓勵與安慰，加油與打氣。因著他們，我養大了三個小孩，因著他們，讓我更有智慧地面對生活及工作中的遺憾與沮喪，也讓我很捨不得離開這個無論在專業上或生活上都滋養了我25年的司法。

　　回首司法25年，不得不提到我長期參加的中華民國法官協會及女法官協會，兩會的性質不完全相同。當我還是個憤青法官時，曾經協助法官法的修法（法官協會）及家庭暴力防治法的起草（女法官協會），我也曾數次代表法官協會參加國際法官協會年會，因此本書收錄了我最後一次參加國際法官協會的心得「從心出發、重新開始」，斯時我尚未有退休之意，而今讀來，卻覺得這個標題非常適合現在的心情。我對女法官協會的參與更深，女法官協會是84年1月成立的，我則是在83年12月底分發不久即加入女法官協會，協會中的資深女法官們常常分享她們一肩雙挑的辛勞，一直是我法官生涯中很重要的慰藉，我常說我是和女法官協會一起長大的，因此本文也收錄了我在女法官協會20周年慶時所寫的感言。

　　行筆至此，淚水已充滿眼眶，我對司法有情，司法也待我有義，離開司法，絕非不得已，但總有萬般不捨。我是一個很願意學習新事物，也很喜歡接受挑戰的人。我常對學生說，員工的自由流動是鼓勵創新的最佳方式，為了讓自己保有活力，我開始思考改變自己。中年轉職，想的就是做不同的自己，做不同的事，我相信人才的自由流動是促進專業進步的動力，在此5G與AI大爆發的時代，我想讓自己更貼近社會脈動，更接近法律科技創新服務。退休是一個改變的起點，也期待以後公私協力，繼續為司法效力，謹以此書含淚揮別我的司法生涯，並以此書微笑迎接我改變的起點！